侵犯商业秘密案件中十个常见问题

作者：何国铭律师 （专注于商标犯罪与商业秘密犯罪案件控告及辩护）

一、侵犯商业秘密案件中的技术查新问题

在商业秘密“非公知性”鉴定上，通常是要进行“技术查新”的，要委托检索机构对技术秘点进行检索，在委托主体上，目前有两种做法，第一种是权利人自己去找有资质的检索机构来检索。第二种是交由鉴定机构全程操作，鉴定机构受理后，由鉴定机构委托检索机构查新。

目前，检索机构主要通过网络进行检索，通常采取中英日三种语言输入关键词进行检索，所以，如果技术秘点的梳理和描述不到位，关键词就没有办法覆盖，这也会导致检索出现错误。

在技术查新时，检索员需要纵观古今，横比中外，既要对公开的专利数据库检索，也要对非专利数据库检索。文献检索范围一般分为中文数据库、外文数据库以及互联网，进行检索时要保证所查数据库不能低于10个。实践中，常常会出现数据库检索范围不够广，检索的数据库不够真实的情况。

当然，在检索中，时而会出现漏检或错检的情况，一方面是因为数据库覆盖范围有限，有一些技术资料不在检索范围内，造成技术鉴定报告并未对相关内容进行评价。另一方面，也有可能是由于检索的关键词过于狭隘或者过于精准、细致，从而导致检索篇目不够齐全。实践中，有些查新员在检索时随意叠加关键词，对关键词的上位概念、下位概念、同位概念理解不够透彻，对不同数据库的构造和检索方法不熟悉，这也会造成漏检和误检发生。

再一个是检索基准日的问题，查询某个技术是否公知，既不是以委托鉴定日为时间节点，也不是以被害人到公安机关举报那天为时间节点，而是要以侵权人实施侵犯行为之时作为时间节点。另外，这个问题又会基于到被告人的行为模式不同而不同，我们需要判断被告人所实施的是非法获取型行为，还是使用型，还是披露型等等，以及还要去考虑是否成立连续犯、继续犯、牵连犯等等。

二、侵犯商业秘密案之重新鉴定与补充鉴定

在商业秘密案件中，一方当事人若对鉴定结果不满意，往往会提出重新鉴定，但能争取到重新鉴定的案件是少数，大多数案件办案机关都是不同意重新鉴定的，这些能争取重新鉴定的案件通常是以什么理由来争取的呢？第一是鉴定人在相关领域中没有履历，没有鉴定资格；第二是超出了鉴定机构登记的业务范围；第三是司法鉴定人应当回避而没有回避；第四是鉴定材料存有虚假，或者原鉴定方法有缺陷。上面的这四类情况是常见的能够申请到重新鉴定的理由，如果办案机关同意了重新鉴定，一般情况下，作出重新鉴定是其他的鉴定机构，不能是原鉴定机构，退一步来说，就算是鉴定机构相同，原鉴定人也一定要更换，这就会涉及到回避的问题，也就是说不仅是原鉴定机构和原鉴定人需要回避，对在初次鉴定中作为专家提供过咨询意见的人，在重新鉴定中也是要回避。可以这样理解，如果是涉及到秘点范围的扩大或缩小，这个时候所进行的重新鉴定，是要求原鉴定机构不得参与，至少是要求原鉴定人不得参与。

与重新鉴定相关的是补充鉴定，对于原鉴定的委托人增加了新的鉴定要求，或者委托人发现委托的鉴定事项有遗漏，或者是委托人又补充了新的鉴定材料，这个时候就可以补充鉴定。因为补充鉴定是原鉴定的一部分，所以要由原鉴定机构与原鉴定人进行鉴定。司法实践当中，办案机关同意重新鉴定的案件还是比较少的，更多的是辩护律师为了查明案情，通常和当事人商量后，委托另外的鉴定机构进行鉴定，以驳倒原鉴定。目前，商业秘密的鉴定费很高，所以，是否要重新鉴定当事人与家属也要考虑清楚。

三、侵犯商业秘密案中的技术贡献率问题

最近在讨论一个技术贡献率，或者说技术分摊的问题。统计法院的判决，可以看到，在计算损失时，法院对是否适用技术分摊规则是有不同看法的，有些判决是明确认可这一规则，有些判决直接否定这一观点。我们怎样去看待技术分摊的应用呢？总的来说，以适用技术分摊为原则，以不适用为例外。大部分案件都可以适用这个规则，只有少部分案件是不适用的。

哪些情形下，法院不支持适用技术分摊规则？第一类是整体技术方案无法明确拆分，并且涉案的技术起主要作用的。第二类是案件采取特定计算方式主张损害赔偿或损失数额的，例如以合理许可费，研发成本、商业价值等来计算的，评估机构在进行评估时，就只考虑这项技术的价值的，此时主张技术贡献率就无法理支持。

换个角度来说，哪类案件可以适用？第一，权利人的方案或者产品包括发明专利、实用新型专利、软件著作权、商标等无形财产的，显然，我们可以将涉案技术从这些知识产权当中剥离，从而计算涉案技术所分摊的价值的。第二，涉案的技术信息只是整个产品中的某一部件，这一部件可以拆分来计算价格的。第三，尽管涉案技术在权利人整个技术方案中，但是整个技术方案可以拆解，我们可以确定涉案技术在整个技术方案中的作用。第四，权利人主张了很多个秘点，并且在审计或评估损失时，以其所主张的所有秘点为基础，如果辩方打掉了部分秘点的非公知性，或者能以同一性为由，否定部分秘点与被告人所使用技术的同一性。毋庸置疑，此时亦可以剔除被否定的秘点之价值，从而只计算能成立的秘点之技术贡献率。

四、侵犯商业秘密案件中的“使用”行为

使用商业秘密的方式通常有三种：一是在生产经营活动中直接使用商业秘密；二是对商业秘密进行修改、改进后使用；三是根据商业秘密调整、优化、改进有关生产经营活动。由此可见，商业秘密的使用行为，不仅仅局限于直接使用数据，也包括对商业秘密进行修改、改进后的使用，还包括借助该信息进行生产经营活动的优化。例如，在苏州某模具公司与昆山某材料公司的商业秘密纠纷一案中，最高人民法院认为，商业秘密的“使用”，不仅是指在生产经营活动中直接使用，还包括将涉案商业秘密被应用于产品设计、产品制造、市场营销及其改进工作、研究分析等。虽然在这种情形下，被诉侵权人在最后生产环节实际使用的信息与涉案数据会存在一定差异甚至完全不同，但其在产品设计、改进或研究分析等环节中依然使用了涉案数据，因此可能节约了研发成本或者采取了针对性策略，并据此获取了不正当竞争优势，故仍认定其使用商业秘密。

五、商业秘密刑事立案，鉴定费由谁来付

商业秘密刑事立案，鉴定费由谁来付，关于这个问题，在行业内引起了热议。最近，案发于湖北的一起商业秘密案件，受害人在2015年向公安机关报案，2020年，二审法院判决被告人有罪，在刑事案件结束后，受害人又提起了民事诉讼。在民事诉讼中，原告主张其在刑事诉讼中，尽管办案公安机关是委托鉴定的一方，但鉴定费117万是其代付的，所以，在民事诉讼中，原告以这笔代付的鉴定费系合理维权费用为由，要求被告赔偿。法院认为，商业秘密具有私权属性，为全面保护商业秘密权利人的利益，避免不当增加公共财政支出，在生效刑事判决认定被告构成侵害商业秘密犯罪的情况下，权利人在后续提起的侵权民事诉讼中，除可以主张经济损失和合理开支外，还可以一并要求侵权人赔偿其在刑事犯罪案件中代付的鉴定费用。

在商业秘密刑事案件中，受害人替办案机关代付鉴定费不是个例，在此案之前，也有不少案件是出现过鉴定费代付的情况，但就该案来说，这却是我国首例支持权利人在民事诉讼中追索刑事案件代付鉴定费用的案件。不少人认为，这样的做法是对推动商业秘密保护鉴定体系建设是具有积极意义的，能够畅通商业秘密维权的路径，有利于解决商业秘密刑事案件难，公安机关立案意愿低，办案经费无保障等问题。同时，让受害人代付鉴定费也会使得受害人提起刑事控告时会更为谨慎，尽可能地减少以刑事手段插手民事纠纷的出现。当然，对于这种代付的方式，也有不少人是提出反对意见的。有部分人就认为，受害人代付刑诉鉴定费，即使不会造成鉴定无效，但这是一个瑕疵，是违反刑事诉讼法的，鉴定机构作出的鉴定意见有不公正之嫌，代付鉴定费是一种现有模式下的不得已。

六、软件代码类侵犯商业秘密案件

在涉软件代码的商业秘密案中，以下几个问题是需要注意的：

第一，很多企业在软件作品完成后会选择到版权保护中心登记软件著作权。这个登记对证实这个软件的权属是有证明效力，故软件作品的版权登记应当要提供真实的源代码。部分企业在进行版权登记时，只在60页中提供部分真实源代码，甚至全部都不真实提供。如果出现诉讼纠纷，需要对软件版本进行核验的，就会出现版权登记时提供的代码片段，无法支撑它所主张的软件版本的版权登记。这个时候，这家企业就需要组织新的证据来证明，他对自己提出来需要保护的软件版本拥有权属，这会很麻烦，会增加举证的成本与增加举证的难度。

第二，软件版本通常会迭代更新，如果权利企业的软件版本存在多个版本的，可以先进行释明，在满足接触条件的前提下，选择最相似的计算机软件版本作为主张权利的计算机软件版本。

第三，需要对权利人以及被告人的软件版本进行验真，这个就是我们通常所说的商业秘密鉴真。

第四，在保全当事人的源代码时，建议办案人员将电脑C盘中的环境配置也要一一记录下来，或者一并保全下来。

第五，查明软件中是否有部分代码是有其他来源，这里的其他来源包括其是否为第三方代码，或这个代码是否为公共领域的代码，如果这个软件是在开发源代码软件的基础上进行开发的，这个时候，我们还需要根据有关的开源协议，来判断被告人的行为是否侵权。

七、侵犯商业秘密案件中秘点的个数

接受到部分企业咨询时，笔者常常被问到的一个问题，就是能不能先委托鉴定一个两个，先试试水，先让公安机关立案。很多人企业在提起诉讼时，必然会有这样的疑惑，就是我所主张的秘点一般是几个为好？因为当前鉴定机构是根据秘点的个数来收费的，如果主张的秘点个数太多，维权成本就很高了，如果主张的秘点太少，又害怕自己在诉讼中会吃亏。并且现在，如果主张的秘点太少，有不少鉴定机构是不接受委托的。

需要说明的是，秘点的主张肯定是因案件不同，而个数不同。在这里，我只说实践中最常见，或者说是较为合理的情况。

一般在5到8个秘密点，因为考虑到秘点有可能在诉讼中会被逐个否定，所以，为了诉讼的成功，我们需要保证最后是有相应的秘点是能被法院所认可的。另外，我们还需要思考根据秘点来最终确定确定损失金额的问题，所以不能过少，如果秘点过少，最终审计、评估的损失金额还没达到30万元，那就意味着没达到入罪的数额标准。客观来说，我们在考虑秘点个数的时候，是需要综合考虑成本核算，以及技术贡献度的问题的，从创造性的多少、贡献度的大小、成本的高低等多个维度进行比较，最后确定出需要用以保护维权的秘密点数量。

八、非法获取型侵犯商业秘密案的合理许可费

对于非法获取型的侵犯商业秘密案件，以合理许可费来计算损失。这里的许可费分为实际发生的许可费，还有虚拟的许可费。实际的许可费是比较好理解的，即商业秘密的权利人在此之前已经有将这项商业秘密许可给他人的先例，故我们就可以参照这个先例来评价许可的费用，而虚拟的许可费就是权利人以前是从未许可过他人使用的，这个时候，我们就要委托专门的机构进行鉴定评估，得出所谓虚拟的合理许可使用费。

在判断实际发生的可参照的许可费用时，我们需要审查这些技术许可，是否实际支付，以及它的支付方式，如果权利人提供的是可参照的许可合同，要重点审查许可合同的真实性、合理性以及合同是否实际履行或者备案，明确许可的性质以及与侵权行为的关联性、可比性，关注被许可人与许可人是否存在利害关系、行业许可的通常标准等因素。如果现有证据证实涉案的商业秘密确实没有被许可使用过，也没有可参照的许可费，难以计算权利人因侵权行为遭受的损失时，则可以采用鉴定评估的虚拟合理许可使用费认定损失数额。

评估虚拟的合理许可使用费，目前常见的是成本法、收益法、市场法。原则上来说，这三种方法对同一委估对象的评估结果应当是相同的，但是，因受到权利人的经营模式、财务资料的完整性、商业秘密形成的阶段、技术贡献率的大小、被侵权的方式和损害结果样态等等其他因素影响，同一案件中比较难同时适用这三种方法。所以，我们需要根据这个商业秘密的性质、相关技术的交易状态、产品的生产规模、预期收益、权利稳定性等等这些要素，究竟应该适用哪种评估方法。

九、涉嫌侵犯商业秘密，秘点的载体是上市产品

在侵犯商业秘密案件当中，秘点的载体是市场流通的产品，如何判断权利公司是否采取了相应的保密措施？如何判断该秘点是否不为公众所容易获取？客观上应要求权利公司所采取的保密措施应能对抗不特定第三人通过反向工程获取其技术秘密。此种对抗至少可依靠两种方式实现：一是根据技术秘密本身的性质，他人即使拆解了载有技术秘密的产品，亦无法通过分析获知该技术秘密；二是采取物理上的保密措施，以对抗他人的反向工程，如采取一体化结构，拆解将破坏技术秘密等。

十、在侵犯商业秘密案件中，以合理许可费计算损失金额

有两种方式，一是有参考的真实许可费；二是以虚拟的许可费来评估。对于第一种方式，即被害人提交了其曾与其他人签订过技术许可协议，对此，我们要注意两个问题，一是要去审核该份许可协议是否真实有效，我们可以从发票、银行流水，以及被许可方确实使用了该技术等角度，审核该份许可协议是否真实有效，防止被害人为维权而编造虚假的许可协议来误导办案人员；二是去审核该份许可协议是否具有可参考性，具体如许可的种类、许可的时间、许可的范围，许可人与被许可人是否存在利害关系等。举例来说，如果该份许可是排他许可或独占许可，那么对于本案评估合理许可费就没有参考意义，因为这里的“合理许可费”仅指普通许可。又例，该份许可协议所约定的是按期付款，或者许可方与被许可方是母子公司或关联的控股公司。此时，即难说该份许可协议对评估涉案的“合理许可费”具有参考意义。对于第二种方式，即以虚拟许可费来进行评估的，我们则要注意其评估方法，分别采是市场法、成本法或收益法，是否会出现不同的结果。